Cómo proteger su propiedad intelectual cuando traslada su fabricación fuera de China

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Fred Rocafort

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Sin señales de que estalle la paz en el corto plazo en el frente comercial entre Estados Unidos y China, un número cada vez mayor de empresas está volviendo sus ojos hacia destinos de fabricación alternativos, como Vietnam, Tailandia y México. Estas reubicaciones presentan todo tipo de dolores de cabeza nuevos y diferentes, pero sospecho que dentro de poco muchas personas recordarán sus días en China y se preguntarán: "¿por qué no hicimos esto antes?".

Los negocios son los negocios, y si las playas cercanas a Bangkok son mejores que las cercanas a Beijing (lo son, por supuesto) o el café en Saigón es mejor que en Shenzhen (sin duda lo es) o la gente es más amigable en Puebla que en Shanghai (no son!) en última instancia, no tiene importancia cuando se piensa en el resultado final. La cuestión, sin embargo, es que una vez que las empresas dominen los desafíos de la reubicación, muchas verán que los “nuevos” chicos de la cuadra son en realidad lugares bastante buenos para hacer negocios. Quizás hubieran preferido quedarse en China y evitar las molestias de mudarse, pero cuando todo esté dicho y hecho, verán que, más o menos, los Vietnam, Tailandia y México de este mundo son igualmente viables y en su conjunto Hay muchas maneras de hacerlo aún mejor, considerando todo.

Lamentablemente, un área en la que no es probable que las cosas mejoren para las empresas extranjeras es la protección de los derechos de propiedad intelectual (DPI). Esto puede resultar difícil de creer para quienes han visto sus productos descaradamente falsificados en China, pero la protección de los derechos de propiedad intelectual no es necesariamente mejor en las tierras al otro lado del Río Rojo. Según el Índice de Propiedad Intelectual 2023 de la Cámara de Comercio de EE. UU., la puntuación de China en protección de la propiedad intelectual es aproximadamente la mitad que la de Estados Unidos y Gran Bretaña, pero es más alta que la de Vietnam, Tailandia, Colombia, Malasia e Indonesia, con México solo un pequeño nivel por encima. .

Estas clasificaciones de la Cámara de Comercio reflejan necesariamente en su mayoría protecciones legales escritas en el país. No dan mucha cuentael probabilidad de que su propio fabricante o sus propios empleados o cualquier otra persona robe su propiedad intelectual, ni reflejan si el robo de su propiedad intelectual incluirá que su producto aparezca en Alibaba o en algún otro mercado internacional en línea para la venta en todo el mundo. En estos aspectos, China todavía ocupa, con diferencia, la primera posición no oficial. Estas clasificaciones tampoco reflejan cómo la probabilidad de que su propiedad intelectual esté protegida en China depende de si su producto es fundamental para la seguridad o el futuro tecnológico de China. Sin embargo, los otros países a los que tantas empresas extranjeras están trasladando cada vez más su fabricación no son de ninguna manera paraísos de la propiedad intelectual.

Como ocurrió en China, ante una capacidad reducida para confiar en el sistema legal para su protección, las empresas inteligentes deben hacer todo lo posible para protegerse a sí mismas, y la protección comienza en casa. A través de esfuerzos preventivos en sus instalaciones de fabricación, las empresas pueden hacer mucho para minimizar el robo de propiedad intelectual y los riesgos relacionados.

¿De qué tipo de prevención estamos hablando? Obviamente, desea protegerse contra la producción no autorizada (es decir, tercer turno) por parte de sus proveedores. También querrá evitar que se fotografíen o extraigan prototipos confidenciales, así como que se filtren archivos digitales con especificaciones de diseño. También querrá ejercer controles estrictos sobre los materiales que podrían ayudar a los delincuentes a mejorar la calidad de las falsificaciones de sus productos, como los accesorios originales.

Unas directrices claras y completas son la piedra angular de la seguridad de los productos en China y en cualquier otro lugar. Si tiene profesionales experimentados en su nómina, ellos pueden redactar esas pautas, pero no debe improvisar. Copiar y pegar algo que encuentre en línea no tendrá en cuenta países específicos, productos específicos o incluso condiciones de fábrica específicas. Por ejemplo, en algunos lugares, las protecciones legales o los acuerdos laborales pueden impedir que los trabajadores sean grabados directamente por CCTV. Si ese es el caso, necesitará encontrar una solución alternativa para monitorear al personal en ubicaciones clave.

Una vez establecidas las pautas, el siguiente paso es garantizar que su personal realmente las cumpla. Aunque algunas fábricas hacen un buen trabajo controlándose a sí mismas, la mayoría no lo hace. Es por eso que necesita auditorías de cumplimiento especializadas, realizadas por profesionales que comprendan los riesgos subyacentes.

Tenga cuidado con los auditores perezosos que se sientan durante un par de horas en una sala de conferencias con aire acondicionado, bebiendo café mientras marcan elementos de la lista de verificación basándose en respuestas interesadas del personal. Una auditoría adecuada requiere, literalmente, ensuciarse las manos. Hurgar en la basura es una parte esencial de cualquier auditoría de seguridad de un producto. No es divertido mirar alrededor de un vertedero de basura en medio de un verano tropical, pero los hallazgos pueden valer la pena. Una vez audité una fábrica en Camboya a la que por contrato se le prohibía trabajar para los competidores de mi cliente. Mientras caminábamos, no vimos nada sospechoso en la oficina principal, el piso de producción o los almacenes. Pero un vistazo casual al interior de una papelera en una oficina lateral reveló órdenes de trabajo destrozadas. . . . de un competidor, por supuesto

Además de hurgar en la basura, una auditoría adecuada requiere inspeccionar meticulosamente los equipos y materiales. Por ejemplo, mirar el interior de equipos inactivos puede revelar que se está produciendo producción no autorizada fuera de los registros. Tuvimos un cliente que sorprendió a un proveedor haciendo mal uso en secreto de los moldes personalizados de nuestro cliente por la noche para producir unidades excedentes para venderlas en el mercado gris. Esto salió a la luz cuando un auditor abrió una máquina de moldeo por compresión polvorienta y “fuera de servicio” que no debería haber contenido restos de plástico frescos.

La inspección y las pruebas atentas son tediosas pero críticas. No puede confiar simplemente en hacer preguntas o revisar los documentos proporcionados por el proveedor. Las auditorías efectivas requieren auditores dispuestos a raspar, hurgar y presionar para descubrir irregularidades.

Al igual que ocurre con China (consulte Robo de marcas comerciales en China. Es un robo a lo grande), también debe registrar su IP ante las autoridades pertinentes. Y, a menudo, lo más importante es que sus contratos con su proveedor deben incluir consideraciones de seguridad del producto, como su derecho a auditar las instalaciones y proporcionar soluciones para las infracciones relacionadas con la propiedad intelectual. También necesita acuerdos NNN y contratos de fabricación específicos de cada país para cada nuevo país en el que fabrique sus productos. Consulte Acuerdos NNN internacionales y contratos de fabricación en el extranjero (OEM, CM y ODM). Es posible que también necesite un acuerdo de desarrollo de productos y un contrato que proteja sus moldes y herramientas. Con todos los aranceles y derechos que vienen (e incluso ocasionalmente desaparecen), también debe asegurarse de que uno de sus acuerdos con su proveedor defina quién será, en última instancia, responsable de pagar qué.

Trasladar su fabricación desde China no cambia la necesidad de proteger su producto y su propiedad intelectual con auditorías adecuadas, registros adecuados de marcas, patentes y derechos de autor, y contratos de fabricación específicos de cada país.

Fred Rocafort

Fred dirige la práctica de propiedad intelectual de Harris Bricken y es el coordinador del equipo internacional de la firma. Gran parte de la práctica de Fred consiste en ayudar a las empresas de cannabis a proteger sus marcas. También trabaja con emprendedores y empresas que ingresan al espacio Web3, una nueva frontera para la ley de propiedad intelectual. Antes de unirse a Harris Bricken, Fred trabajó en el extranjero durante más de una década, tanto en puestos gubernamentales como en el sector privado. Fred es colaborador habitual de los galardonados China Law Blog y Canna Law Blog. Fred comenzó su carrera en el extranjero como funcionario consular de los EE. UU. en Guangzhou, China, donde abogó por un trato más justo para las empresas y los ciudadanos estadounidenses en China y por una capacidad intelectual más sólida. aplicación de los derechos de propiedad. Después de ingresar al sector privado, Fred trabajó en una firma de abogados de Shanghai como asesor legal extranjero y luego se unió a una de las firmas de abogados estadounidenses más antiguas en China, ayudando a empresas extranjeras a navegar en el entorno legal chino. También dirigió el equipo legal de una consultoría de protección de marcas con sede en Hong Kong, pasando la mayor parte de su tiempo en el campo, protegiendo a los clientes contra falsificadores y estafadores en la Gran China, el sudeste asiático y América Latina. Además de su trabajo en propiedad intelectual, como Fred, hablante nativo de español, trabaja en estrecha colaboración con diferentes equipos de Harris Bricken en asuntos de América Latina y España. Fred también brinda asesoramiento a los participantes de la industria del cannabis y otras empresas sobre transacciones de importación y exportación. Fred es un ferviente partidario del FC Barcelona, ​​y lo sería incluso en ausencia de los antepasados ​​catalanes que emigraron a Puerto Rico a mediados del siglo XIX.

Propiedad Intelectual (PI), Fabricación Internacional

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